A, sociedade constituída em Hong Kong que se dedica à fabricação de medicamentos, começou a produzir um medicamento identificado pelo sinal em chinês “鼻特清 (PEI TAK CHENG)” e exportou-o para Macau para comercialização. Em Junho de 2015, C, empresária da representante comercial da sociedade A em Macau, requereu junto da então Direcção dos Serviços de Economia de Macau o registo duma marca mista com o elemento nominativo “鼻特清 (PEI TAK CHENG)”, tendo o pedido sido autorizado em Dezembro do mesmo ano. Até 2015, a sociedade A utilizava um sinal distintivo similar à marca registada de C. Entre o final de 2015 e 2018, a sociedade A encerrou os seus laboratórios, deixando de produzir qualquer dos seus medicamentos, e, só depois de ter retomado a produção em 2019, voltou a exportar para Macau medicamentos com o sinal referido. Em 2018, B requereu junto da Direcção dos Serviços de Economia de Macau o registo duma marca mista com o elemento nominativo “鼻特清 (PEI TAK CHENG)” (praticamente idêntico à marca registada de C), para a classe 5 (produtos farmacêuticos). Em Junho de 2019, C renunciou à sua marca registada e, depois desta renúncia, foi autorizado o pedido de registo apresentado por B. Em 2020, a sociedade A requereu junto da Direcção dos Serviços de Economia de Macau o registo da marca mista com o elemento nominativo “鼻特清 (PEI TAK CHENG)”, para a classe 5 (produtos farmacêuticos). No mesmo ano, a sociedade A intentou no Tribunal Judicial de Base uma acção declarativa sob a forma ordinária contra B, pedindo o cancelamento da marca registada de B e a proibição da sua utilização na actividade comercial por esta. Tendo conhecido do caso, o Tribunal Judicial de Base julgou procedente a acção intentada pela sociedade A, anulando o registo e o respectivo título da marca registada por B e proibindo-a de usar o sinal na sua actividade comercial em Macau. Inconformada, B recorreu para o Tribunal de Segunda Instância, que concedeu provimento ao recurso e, revogando a sentença recorrida, decidiu no sentido da concessão do peticionado registo por B. Inconformada, a sociedade A recorreu para o Tribunal de Última Instância.
O Tribunal Colectivo do TUI conheceu do caso.
O Tribunal Colectivo analisou antes de mais o instituto da concorrência desleal e a sua relação com os direitos de propriedade industrial, indicando que o tratamento jurídico da protecção dos direitos privativos da propriedade industrial (como, v.g., de uma marca registada) é diferente da protecção contra os actos de concorrência desleal, constituindo esta um instituto autónomo. A defesa conferida pela proibição da concorrência desleal é complementar em relação à defesa conferida pelo direito privativo. Com efeito, a violação de direitos privativos constata-se objectivamente, só por si não significando necessariamente concorrência desleal. Para que esta exista, é preciso que o acto de concorrência seja contrário às normas e usos honestos, referentes a qualquer ramo da actividade económica.
Indicou o Tribunal Colectivo que, não se pode olvidar que o titular de um registo de marca é o titular de um direito exclusivo (de uso privativo), pelo que não parece que seja muito rigorosa a eventual acusação contra B de potencial prática de actos de concorrência desleal pelo legítimo uso desse direito especialmente contra quem não tem nenhum direito ao sinal em causa, e que, por outro lado, não se pode deixar de tomar em consideração a “inércia” do utilizador de um sinal distintivo, devendo ser devidamente apreciado o comportamento de um concorrente que decide aproveitar um bem imaterial que no momento se encontra disponível no “domínio público”. Entendeu o Tribunal Colectivo que a sociedade A nunca foi titular de direito exclusivo algum sobre o sinal, que se encontrava agora registado a favor de B, por isso, não se pode considerar como verificada uma situação de concorrência desleal pelo facto de B ter apresentado o pedido de registo de sinal praticamente idêntico ao que se encontrava registado a favor de C, o que lhe veio a ser concedido na sequência da renúncia ao anterior registo por C. É certo que B até conhecia o uso anterior de sinal praticamente idêntico por parte da sociedade A, porém, isso não é suficiente para determinar a anulação da marca que veio a ser registada por B. Importa ter presente que a sociedade A já não operava no mercado da R.A.E.M. desde o final de 2015, pelo que, decorridos estavam cerca de 3 anos sem actividade comercial local no momento em que B fez o pedido de registo de um sinal distintivo praticamente idêntico. Em princípio, as marcas caducam, salvo justo motivo, por falta de “utilização séria” durante 3 anos [cfr., art.º 231.º, n.º 1, alínea b) do R.J.P.I.]. Se assim é para uma marca registada, menos ou mesmo nenhuma protecção deverá gozar uma mera marca de facto, que não é usada por três anos, não se podendo assim recorrer ao regime de protecção complementar oferecido pelo instituto da concorrência desleal.
Face ao exposto, em conferência, acordaram no Tribunal Colectivo em negar provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida.
Cfr. Acórdão do Tribunal de Última Instância no processo n.º 79/2023.