甲针对当时的经济局应乙的请求于2020年5月25日作出的宣告登记在甲名下的两个商标失效的决定分别提起司法上诉。其后,初级法院裁定上诉胜诉,撤销了被上诉决定,命令维持该两个商标的注册。乙对判决不服,故提起上诉,中级法院于2021年11月11日的合议庭裁判分别裁定两上诉败诉;乙仍不服,针对上述裁判向终审法院提起上诉。
终审法院合议庭对案件作出审理。
终审法院合议庭在初端检阅时,发现终审法院第51/2022号民事及劳动上诉案中提出了相同的第N/47845号商标失效的问题,且两宗案件的当事人相同,诉讼代理人亦相同,于是命令对这两宗上诉案进行了合并。
合议庭认为本案的问题是涉案的两个商标的注册是否应被认为已经失效。合议庭指出中级法院以2011年3月3日中级法院第282/2007号案的裁判中所采纳的观点为依据,认为随着商标注册续期而重新开始了一个三年的除斥期间,也就是说中级法院认为注册续期的请求是认真使用商标的一种适当体现或产生与此相同的效果,从而妨碍作出所申请的商标注册失效的宣告。但是,合议庭认为将一个商标的注册续期声请视作并且等同于妨碍对其注册作出失效宣告的认真使用是不正确的。如果是为了发挥标识商品并总是能在相关受众面前为其创造一个源自于商业领域的身份这个主要功能,那么商标的使用就是认真的。相反,如果是为了实现其他目的,哪怕只是隐藏性的目的,尤其是为了排除第三人对组成商标之标记的使用而保留注册,那么使用就不是认真的。由于商标的认真使用指的是能够令商标发挥透过一项专属权利对其进行保护之功能的使用,因此要求它必须是一种面向公众而进行的使用。
另外,因未认真使用而导致某商标注册失效的原因可以说属于一项特别原因,因为《工业产权法律制度》第47条及后续数条规定了存续期届满、欠缴应缴之费用以及权利人作出放弃三项失效原因,因此,在解释上述法律第231条第1款b项的规定时,必须以其立法理由和立法者透过此项规定所拟确保的效用为根据。这样,实际上一项单独且唯一的商标续期申请只是单纯的形式上的行为,即使该行为能够被解释为一种保留注册的意图,它也绝非构成商标的认真、名副其实、真正且实际使用的实质行为。如果凭藉一项单纯的续期申请就能阻止商标注册的失效,那么按照上述《工业产权法律制度》第231条第1款b项的规定要求认真使用商标而且还要连续三年就没有任何意义了,因为其可能产生的后果显而易见:全面而无节制地囤积商标注册,却不作任何实际使用。
综上所述,由于未能证实存有任何不认真使用涉案商标的理由,因此终审法院合议庭裁定两宗上诉理由成立,撤销被上诉的两份裁判。
参阅终审法院第48/2022号案的合议庭裁判。