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终院:不能凭注册与其代理商曾使用的商标基本相同的标记而认定存在不正当竞争


甲是一间生产药品的香港公司,在2010年前开始生产了一款中文标记为“鼻特清”的药品并出口至澳门销售。2015年6月,甲公司的澳门代理商的企业主丙向当时的澳门经济局申请注册含有“鼻特清”的文字要素的混合型商标,并于同年12月获批准。直至2015年,甲公司一直使用一个类似与丙注册的商标相似的区别性标记。2015年末至2018年,甲公司关闭了实验室,停止了所有药品的生产,于2019年恢复生产后才再向澳门出口使用上述标记的药品。2018年,乙向澳门经济局申请注册含有“鼻特清”的文字要素的混合型商标(与丙注册的商标基本相同),用以标示第5类产品(药物产品)。2019年6月,丙放弃其注册的商标,而在丙放弃后,乙的注册申请获得批准。2020年,甲公司向澳门经济局申请注册含有“鼻特清”的文字要素的混合型商标,以标示第5类产品(药物产品)。同年,甲公司针对乙向初级法院提起通常诉讼程序宣告之诉,请求注销乙注册的商标,并禁止其在商业活动中使用。经审理,初级法院裁定甲公司胜诉,撤销了乙的商标注册和相关注册凭证,同时禁止乙在其澳门的商业活动中使用该标记。乙不服,向中级法院提起上诉。中级法院裁定乙的上诉理由成立,撤销了被上诉判决,裁定批准乙所提出的注册申请。甲公司不服,向终审法院提起上诉。

终审法院合议庭对案件作出了审理。

合议庭首先分析了不正当竞争制度和其与工业产权之间的关系,指出保护工业产权专有权利(例如一个已注册的商标)的法律操作不同于通过打击不正当竞争行为而给予的保护,后者是一项独立制度。不正当竞争相对于专有权利制度给予的保护而言具有补充性质。事实上,对专有权利的侵犯从客观上是可以观察到的,而它本身并不必然意味着不正当竞争。若想构成不正当竞争,需要竞争行为违反任何一类经济活动领域内的规范和诚信惯例。

合议庭指,不能忽视商标注册的权利人是一项专属权利的拥有者(专属使用商标的权利),因此,对乙作出的他有可能通过合法地使用该项权利而针对那些对相关标记不享有任何权利的人作出不正当竞争行为的或有指控是有欠严谨的,而且,不能对某个区别性标记的使用者的“惰性”视而不见,同时亦应对市场上一名竞争者决定利用在当下属“公产”范畴的某个无形资产的表现作出应有的评价。合议庭认为,甲公司从未对相关标记享有任何专属权利,而该标记目前被登记在乙名下,故不能凭藉乙提交了注册与之前注册在丙名下的标记基本相同的标记的申请,而在丙放弃后乙的申请获得了批准,便认定存在不正当竞争。乙确实知道甲公司曾使用过大致相同的标记,但这并不是一个足以导致乙所注册的商标被撤销的因素。要知道,甲公司自2015年底开始就已经不在澳门的市场上活动,因此在乙提出注册基本相同的区别性标记的申请时,甲公司已经有大概3年的时间没有在本地市场开展商业活动。原则上,如果在长达3年的时间里没有“认真使用”商标,除非有合理理由,否则商标失效(见《工业产权法律制度》第231条第1款b项)。如果连已注册商标都是如此,那么一个在长达3年的时间里未被使用的纯粹的事实商标所应享有的保护就更少了,甚至可以说根本得不到任何保护,因此不能求助于不正当竞争所提供的补充性保护制度。

综上所述,合议庭通过评议会裁定上诉败诉,维持被上诉的决定。

参阅终审法院第79/2023号案的合议庭裁判。