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終院:單獨且唯一的商標註冊續期申請 不能被視為商標的認真使用


甲針對當時的經濟局應乙的請求於2020年5月25日作出的宣告登記在甲名下的兩個商標失效的決定分別提起司法上訴。其後,初級法院裁定上訴勝訴,撤銷了被上訴決定,命令維持該兩個商標的註冊。乙對判決不服,故提起上訴,中級法院於2021年11月11日的合議庭裁判分別裁定兩上訴敗訴;乙仍不服,針對上述裁判向終審法院提起上訴。

終審法院合議庭對案件作出審理。

終審法院合議庭在初端檢閱時,發現終審法院第51/2022號民事及勞動上訴案中提出了相同的第N/47845號商標失效的問題,且兩宗案件的當事人相同,訴訟代理人亦相同,於是命令對這兩宗上訴案進行了合併。

合議庭認為本案的問題是涉案的兩個商標的註冊是否應被認為已經失效。合議庭指出中級法院以2011年3月3日中級法院第282/2007號案的裁判中所採納的觀點為依據,認為隨著商標註冊續期而重新開始了一個三年的除斥期間,也就是說中級法院認為註冊續期的請求是認真使用商標的一種適當體現或產生與此相同的效果,從而妨礙作出所申請的商標註冊失效的宣告。但是,合議庭認為將一個商標的註冊續期聲請視作並且等同於妨礙對其註冊作出失效宣告的認真使用是不正確的。如果是為了發揮標識商品並總是能在相關受眾面前為其創造一個源自於商業領域的身份這個主要功能,那麼商標的使用就是認真的。相反,如果是為了實現其他目的,哪怕只是隱藏性的目的,尤其是為了排除第三人對組成商標之標記的使用而保留註冊,那麼使用就不是認真的。由於商標的認真使用指的是能夠令商標發揮透過一項專屬權利對其進行保護之功能的使用,因此要求它必須是一種面向公眾而進行的使用。

另外,因未認真使用而導致某商標註冊失效的原因可以說屬於一項特別原因,因為《工業產權法律制度》第47條及後續數條規定了存續期屆滿、欠繳應繳之費用以及權利人作出放棄三項失效原因,因此,在解釋上述法律第231條第1款b項的規定時,必須以其立法理由和立法者透過此項規定所擬確保的效用為根據。這樣,實際上一項單獨且唯一的商標續期申請只是單純的形式上的行為,即使該行為能夠被解釋為一種保留註冊的意圖,它也絕非構成商標的認真、名副其實、真正且實際使用的實質行為。如果憑藉一項單純的續期申請就能阻止商標註冊的失效,那麼按照上述《工業產權法律制度》第231條第1款b項的規定要求認真使用商標而且還要連續三年就沒有任何意義了,因為其可能產生的後果顯而易見:全面而無節制地囤積商標註冊,卻不作任何實際使用。

綜上所述,由於未能證實存有任何不認真使用涉案商標的理由,因此終審法院合議庭裁定兩宗上訴理由成立,撤銷被上訴的兩份裁判。

參閱終審法院第48/2022號案的合議庭裁判。